第四章淡 化 第三節商標淡化行為
一淡化行為發生的領域
商標淡化理論最初是針對在非類似商品上使用與在先的馳名商標相同或近似的商標，從而導致該馳名商標的區分功能在不知不覺中被逐步削弱直至完全退化的行為而提出的。，因此，淡化理論適用於非類似商品並不存在任何問題。所謂淡化行為發生的領域問題，實際上是指除非類似商品外，在相同或類似商品上使用與他人馳名商標相同或近似的商標是否也可能構成淡化，即馳名商標能否在相同或類似商品上獲得反淡化保護？
在美國，由於《聯邦商標法》在提供反淡化保護時不排除原被告之間存在競爭關係，因此反淡化法在理論上是可以適用於相同或糞似商品的。但是地區法院對此在認識上存在分歧，根據州法所做出的判決也各不相同。不過，多數否認反淡化法可以適用於相同或類似商品的判決是在FTDA頒布之前作出的。隨著FTDA的生效和一些州以FTDA為藍本製定或修改了本州的反淡化法，各法院在上述問題上的認識應會逐步統一。美國《第三次不公平競爭法重述》也認為反淡化法的適用不應限於非競爭性商品。因為在涉及類似商品時，盡管部分消費者會發生混淆，另一部分消費者仍可能認識到在後使用者和在先使用者彼此獨立，對於這另一部分消費者而言，則可能發生淡化。
歐盟的情形則有所不同。一號指令第4條第3款、第4款(a)項及第5條第2款，《共同體商標條例》第8條第5款及第9條第1款(c)項都明確規定，如在先商標為聲譽商標，在非類似商品或服務上注冊或使用與之相同或近似的商標（或標記）如果會不公平地利用在先商標的顯著性或聲譽，或者對其顯著性或聲譽造成損害，在先商標所有人有權阻止在後商標的注冊或申請撤銷其注冊或阻止其使用。上述條款實際上即包含了反淡化的內容，且其適用範圍明確地限定在非類似商品或服務上。但歐洲法院在2003年的Davidoff案中所作的解釋卻明確地突破了上述規定的字麵含義。
該案中，原告使用的Davidoff文字商標為聲譽商標，具有很高的知名度，被告的商標為Durffee及圖，兩商標所使用的商品部分相同，部分相似。原告在德國起訴被告，要求禁止被告繼續使用其商標並請求撤銷該商標。其理由包括：被告對其商標的使用可能導致兩商標間的混淆；被告蓄意利用原告商標的高聲望；被告商標的使用損害了原告商標的良好聲譽。原告在一審和二審中均敗訴，遂上訴至德國聯邦法院。
一審和二審法院均認定兩商標不構成近似，聯邦法院認為兩商標構成近似，但尚不能認定存在混淆的可能。因此，原告要想在本案中勝訴，就隻能以淡化為基礎，即隻能依賴一號指令第4條第4款(a)項和第5條第2款。但上述條款的措辭已明確將其適用範圍限定在非類似商品或服務上，而本案發生爭議的兩個商標卻用在相同和類似商品上。為此，德國聯邦法院將案件提交歐洲法院請求先決裁定，其請求裁定的問題之一是：
一號指令第4條第4款(a)項和第5條第2款能否被解釋為，當在後商標被用於相同或類似商品或服務時，成員國也有權為聲譽商標提供更寬的保護？
原告Davidoff公司，葡萄牙政府和歐盟委員會都認為，一號指令第4條第4款(a)項和第5條第2款為聲譽商標在非類似商品上提供的保護在相同或類似商品上更應適用，因而對這一問題應作肯定回答。而被告Cofkid公司和英國政府則認為，一號指令第4條第1款(h)項和第5條第1款(b)項已為聲譽商標提供了足夠的保護，尤其是根據Sabel案和Canon案等案的判決，當在先商標是聲譽商標時，混淆的可能更容易被認定。因而對上述問題應作否定回答。
歐盟總檢察長雅各布反對將擴大的保護適用到相同或類似商品上。他指出，既然立法機關故意對此不作規定(指未規定第4條第4款(a)項和第5條第2款適用於相同或類似商品），就表明立法機關的意圖仍是將混淆作為通常的保護標準。還應記住，在沒有額外保護的情況下，不誠實的經營者通常是在非類似商品上利用馳名商標的聲譽；而在類似商品上則很難做到既利用馳名商標的聲譽又不引起混淆。不過他認為，法院沒有必要去討論哪一種規定更可取，作這種分析是立法機關的事。既然一號指令的措辭非常明確，即第4條第4款(a)項和第5條第2款隻適用於非類似商品，就沒有充分的理由作出與這種明確的含義不同的解釋。這位總檢察長也不同意一號指令對聲譽商標的保護存在空白點的說法。他認為，即使確實存在爭議商標使用在類似商品上而又不能認定混淆的情況，這種情況在實踐中也可能是不重要的。根據法院的判例，如Sabel，Canon，Marca Mode等，聲譽商標已受到更寬的保護。如果再對第4條第4款(a)項和第5條第2款作擴大的解釋，將會使一號指令所提供的保護的界限變得模糊。但雅各布斯檢察長的意見沒有得到歐洲法院的采納。法院認為，一號指令第4條第4款(a)項和第5條第2款不能僅依其字麵來解釋，而應根據其作為組成部分之一的整個製度的計劃和目標來解釋。據此，對該條的解釋不能導致這樣一種結果，即聲譽商標在相同或類似商品或服務上所受到的保護，比在非類似商品或服務上受到的保護更少，而至少應受到一樣多的保護。法院也否定了一號指令第4條第1款(b)項和第5條第1款(b)項以及法院此前的若幹判例已為聲譽商標在相同或類似商品上提供了充分保護的說法，認為在不存在混淆的可能的情況下，聲譽商標的所有人無法依賴上述條款保護其商標的顯著性或聲譽免受損害。法院因而裁定對德國聯邦法院提出的上述問題作出肯定的回答。
筆者認為，一般性地將淡化理論的適用範圍擴大到類似商品或服務，確有可能違背淡化理論的本來意圖，造成對商標權的過度保護，使反淡化法成為在先商標所有人打擊競爭對手的手段。淡化理論自始即是針對在非類似商品上使用與他人馳名商標相同或近似的商標，從而導致該馳名商標區別力的喪失或削弱而提出的，該理論在其提出之初並未將在相同或類似商品上的使用納人其適用範圍。當然，理論可以而且應該隨著社會生活現實的變化而有所發展和改變，但對淡化理論而言，社會現實的變化不應是導致其適用範圍的擴張，而是恰恰相反。理由是現代的混淆理論已有很大發展，即由早期的僅限於直接混淆（商品直接出處的混淆）發展到包含直接混淆和間接混淆（即許可、讚助等關係的混淆）。在美國，由於法院在實踐對"關聯商品"範圍的擴大解釋，在具體案件中的所謂關聯商品完全可能是毫不關聯的非類似商品。這意味著淡化理論的傳統"勢力範圍"已逐漸被混淆理論"蠶食"。這也決定了淡化理論的適用範圍隻能是越來越小而不應是越來越大。將淡化理論運用到相同或類似商品或服務上很可能導致法院在無法認定混淆時，抽象地以淡化作出侵權認定，從而導致對該理論的濫用。在這一方麵，美國的實踐已為我們提供了前車之鑒。在美國，很多淡化案件中法院隻是抽象地得出淡化的結論，對於什麼是淡化以及被告的行為何以構成了淡化缺乏充分的說理。更有眾多的判例把混淆的可能作為認定淡化的理由。各法院對淡化的認定標準顯得十分混亂。在相同或類似商品或服務上提起的反淡化訴訟的數量也要遠遠高於在非類似商品或服務上提起的此類訴訟的數量，這不能不說是一種反常現象。
但這也不意味著在相同或類似商品上完全不可能發生淡化問題。當在後使用人將他人的在先馳名商標作為相同或類似商品的通用名稱使用時，即可能導致退化的淡化。此時馳名商標所有人即可依反淡化法獲得救濟。除此之外，淡化理論不應在相同或類似商品或服務上適用。
二淡化的行為類型
我國學者在論及商標淡化行為的種類時，幾乎無一例外地將淡化行為分為弱化、醜化、退化三種。這三種類型實際上隻是美國理論界和法院流行的劃分方式。但即使在美國，對商標淡化究竟包括哪些行為類型，理論界和實務界的認識也並不完全一致。分歧主要集中在醜化行為是否淡化的一種因而應受反淡化法規製。除此之外，也有個別法院認為淡化行為並不限於上述類型。而歐盟由於沒有明確地使用淡化概念，因而也缺乏關於淡化行為類犁的明確劃分。
對商標淡化的行為類型的劃分不僅具有理論意義，它還決定反淡化法的適用範圍，即哪些行為受反淡化法調整，馳名商標所有人在何種情況下可尋求反淡化法保護等。因此，對商標淡化的行為類型應有一個科學的界定。本文以下試圖對通常認為的三種淡化類型作一具體分析。
（一）弱化（blumng）
弱化是指使馳名商標與其所指示的商品之間的特定聯係被逐步削弱。謝切特最初提出淡化理論時，實際上指的就是這類行為。弱化作為商標淡化的一種典型類型不論在理論界還是實務界都不存在任何分歧。
(二)退化（genericide）
退化是指將商標作為商品的通用名稱使用，從而使商標的區分功能完全喪失。退化是另一種極端的商標淡化行為，是商標淡化的一種特殊類型。但美國《商標淡化修正法》隻規定了弱化和醜化兩種淡化行為，沒有對退化行為作出任何規定；歐盟一號指令規定了退化行為，但沒有將其與淡化行為放在同一條文中。
將商標作為商品名稱使用的現象雖不普遍，卻是一種後果可能最嚴重的淡化行為。對這種行為如果不及早製止，一旦消費者普遍形成了該商標就是某種商品通用名稱的印象，商標所有人喪失該商標的後果就很難避免。曆史上，商標退化的案例並不罕見。如阿司匹林（aspirin）、熱水瓶(Thermos)、吉普(Jeep)、氟利昂( FREON)等都曾是商標。在我國，"敵殺死"、"優盤"等也曾發生過是商標還是商品名稱的爭論，而"優盤"現已完全退化為商品名稱。
實踐中，商標退化的主要原因可能包括：消費者在觀念上將該商標作為商品名稱，競爭者在比較廣告中將該商標作為商品名稱以及書籍、詞典、電影等將該商標作為商品名稱。按一些國家商標法的規定，注冊商標演變為商品名稱後可被撤銷（如美國《聯邦商標法》第14條第3項）。為使商標所有人苦心經營的品牌免遭退化的厄運，歐美商標法還專門規定了商標所有人的所謂"詞典訂正版"，即要求將其商標錯誤地注釋為商品名稱的詞典編纂者予以訂正。
商標退化是一個事實問題。但對這一事實的認定卻有不同的方法。根據美國的判例，如消費者認為商標已成為一個通用名稱，該商標就已經退化，而不問退化是基於何種原因。一旦退化，'該商標即不能再作為商標受到保護（詳見《聯邦商標法》§14）。
歐盟商標法對退化的認定采取了更嚴格的做法。根據一號指令第12條第2款(a)項，如果由於商標所有人的作為或不作為，其商標在該行業中(in the trade)已成為其所注冊的產品或服務的通用名稱，則該商標注冊應予撤銷。這一規定有如下幾點值得注意：一是商標退化必須是商標所有人作為或不作為的結果。例如，商標所有人自己將其商標作為一個普通詞語使用（雅虎網站的"Do you yahoo today?"一句中對yahoo -詞的使用即是適例），或者對其他人將其商標作為普通詞語使用的行為不采取積極的作為予以製止等。二是僅限於在商標所有人所處的行業(in the trade)已成為通用名稱。如果隻是普通消費者把該商標作為一個通用名稱使用，而該行業內的經營者並未作此種使用，則不能認為該商標已經退化而予以撤銷。三是如果該商標已經退化．不是"可以"( may)而是"應當"( shall-)予以撤銷（一些成員國如英國《商標法》則規定為"可以"撤銷）。由此可見，歐盟對以退化為由撤銷一個商標采取了更為慎重的態度。
我國《商標法》第11條規定，僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的，或者僅僅直接表示商品的質量特點的，不得作為商標注冊。已經注冊的，根據《商標法》第41條，應予以撤銷。盡管上述規定在實踐中可能被用於退化，但如果嚴格依文義解釋，該規定應僅適用於注冊時即已通用的標誌，而不包括注冊之後退化的情形。對此似有必要在將來修改商標法時進一步明確。另外，現行《商標法》既沒有限定退化即"通用"的範圍，也沒有限定退化的原因，解釋上即可理解為無論在消費者中通用還是在特定行業通用，也不論是基於何種原因而退化，都可導致注冊商標被撤銷。
對商標退化認定標準寬嚴的選擇實際上是對兩種利益--商標所有人的利益和其他競爭者及社會公眾的利益--加以權衡的結果。從以上分析可以看出，歐美在這一問題的做法差異很大。歐盟一號指令顯然更多地關注商標所有人的利益，而在美國，無論理論界還是法院，在這一問題上關注的重點更多地偏向社會公眾的利益。美國理論界認為，商標所有人無權阻止語言自身的發展。即使是一個臆造商標，如果該商標事實上已成為公眾語言中的一個普通詞語，則不管是什麼原因導致了這一現象的發生，商標所有人都喪失了對該詞語的壟斷權，該詞語即不能再作為商標受到保護。
在立法上采納類似美國的做法對我國的商標所有人來說可能意味著更多的風險，因為至少在現階段，我國很多商標所有人的商標保護意識不是很強，對商標退化的危害認識不足。但筆者認為，與取消對一個事實上已經退化的商標的保護給商標所有人造成的損害相比，強行維持一個事實上已經退化的商標給社會公眾利益造成的損害要嚴重得多。在兩者無法兼顧時，社會公共利益理應優先考慮。事實上，我國現行《商標法》的規定已體現了這一價值取向（不管是立法者刻意為之還是意外巧合），實務部門在實踐中應貫徹這一取向。商標所有人有權依法阻止他人對其商標的退化性使用，但如果其無法在法製框架內有效阻止其商標的退化，他就隻能咽下商標退化的苦果，因為商標退化也是商標所有人必須麵對的商業風險之一。
與弱化不同，不僅高度馳名且具有突出顯著性的商標可能退化，普通商標同樣可能退化。弱化和退化具有相同的本質特征，即商標顯著性的喪失或削弱。退化是淡化的極端形式，將退化納入淡；化的理論體係之內並不存在實質障礙。美國TDRA將退化排除在淡化的範圍之外的做法並不足取。當然，在立法上，筆者認為仍應將兩者以不同條文分列，正如歐盟一號指令所做的那樣。對於退化，原則上可準用有關淡化的規定。
（三）關於醜化( tarnishment)
醜化，或稱玷汙或汙損，是指將與馳名商標相同或近似的商標或標記用於有損該商標良好形象的商品上的行為。醜化性使用通常與毒品和性有關，但不限於此。醜化通常可能表現為以下幾種情形：
一是在不潔淨的或者有傷風化的背景下使用馳名商標。例如，早期的德國法院曾禁止一家汙水處理公司在其車廂上單純使用4711（該公司的電話號碼），因為4711為一著名的香水商標，法院認為在肮髒的車廂上使用4711會使該著名商標的形象受到損害。在美國，最廣為人知的醜化案例可能是被告針對原告ENIOY CO-CA-COLA的宣傳語而諷刺性地使用ENJOY COCAINE。
二是將馳名商標用於質量或檔次很低的商品。如路邊小店使用一家全國知名的大酒店的商標；將用於鋼琴的馳名商標Steinway用於酒瓶開啟把手；將美國快遞（American Express）著名的廣告語NEVER LEAVE HOME WITHOUT IT（出門隨身帶）用於避孕套；將與馳名商標"百威" ( Budweiser)近似的Buttweiser用於T恤上；等等。美國第二巡回法院甚至走得更遠，它認為，即使某一商品是商標所有人生產或經其許可生產的，但如果該商品質量已經下降而不再符合商標所有人的質量標準，繼續銷售該商品也可能構成商標淡化。
三是在廣告中將馳名商標作貶損性的使用。典型案例是美國的John Deere案。該案中，原被告處於競爭領域。被告將原告的商標--一隻跳躍的鹿的形象加以修改，使其處於被告的拖拉機和獵狗的追趕之下。法院認為，被告的行為會使消費者逐步將一些不利的特征歸之於原告的商標，並最終將原告的商標與低質的商品或服務聯係起來。因而這種改變構成一種新類型的醜化。 盡管醜化的概念主要是在美國FTDA的框架下提出的，但對應否將醜化納入淡化的範疇卻不乏爭論。認為淡化不能包含醜化的觀點主要來自理論界，而多數法院在解釋FTDA淡化的定義時則認為該定義已將醜化包含在內。為解決這種認識上的分歧，TDRA明確將淡化分為弱化和醜化兩種類型。
與美國不同，歐盟的一號指令沒有使用淡化的概念，其第4條第3款以及其他相關條款隻是規定禁止在後商標沒有正當理由的使用不公平地利用或損害在先的聲譽商標的顯著性或聲譽，這使得醜化行為有可能被包含在這些條款中，因為醜化行為顯然屬於損害在先商標聲譽的行為。 保護工業產權巴黎聯盟和世界知識產權組織在其1999年發布的《關於馳名商標保護酌聯合建議及其注釋》中也認為，"淡化的極端事例是，在劣質或者具有不道德或汙穢性質的產品或者服務上使用衝突商標"，其顯然也將醜化作為淡化的一種類型。
盡管將醜化作為淡化的下位概念在國際範圍內尤其是美國頗為流行，但這種看法顯然是錯誤的。當年美國商標協會在其所提交的商標法修正案建議稿中將淡化和醜化分列，並以此為基礎擬訂了淡化的定義；尤其是，建議稿是將醜化置於第43條(a)款而不是新增加的(c)款之下，即仍將醜化作為普通的商標侵權而不是作為淡化對待。這說明其已認識到淡化和醜化是兩種不同性質的行為。而美國國會在立法過程中在刪除了建議稿中的醜化部分卻又不改變淡化定義的情況下，仍然認為淡化包含了醜化，這種做法似乎並不科學。淡化是對馳名商標顯著性的削弱，醜化是對商標聲譽的損害，但並不導致商標顯著性的削弱；製止淡化隻是針對馳名商標，而製止醜化則是對所有的商標提供的保護，不論其馳名與否。兩種行為性質不同，客觀表現形式不同，侵害的對象和損害後果也不同。將其放在同一種製度框架中，適用同一規則，是立法的失誤。將醜化作為淡化的下位概念會導致兩種可能的結果：一種結果是，當醜化所針對的是馳名商標時，該馳名商標可依反淡化法獲得保護；而當醜化所針對的是普通商標時，該普通商標由於其不馳名而不能獲得保護。另一種結果是，當醜化行為發生時，不論是馳名商標還是普通商標都能受到保護，但保護的依據不同，前者是根據反淡化法獲得保護，後者是根據民法或競爭法獲得保護--當然以民法或競爭法上存在相關規則為前提。在我國現有的法律框架下，普通商標此時可能很難獲得保護。因為在我國現行法律規則體係中，尚缺乏可適用於醜化行為的有針對性的規則。無論出現上述哪一種結果，都將違背作為民法基本原則之一的公平原則。由此可見，將醜化作為淡化的一種並與之適用相同的規則，是不可取的。醜化應與淡化分離，在反淡化法之外另加以規定。美國商標協會1987年的建議稿正確地認識到了醜化和淡化的區別，而美國的立法者卻錯誤地將兩者混為一談。
三淡化行為的構成
淡化理論雖然早已提出，但迄今為止尚談不上成熟，對淡化行為的認定也未形成公認的標準。雖然世界上很多國家立法上都有涉及淡化的實質性規定，但明確使用淡化概念者並不多，自然也未提出淡化的認定標準。本文以下試圖從主觀方麵、客觀行為、損害後果等方麵探討淡化行為的具體認定標準。由於目前世界範圍內隻有美國法院在商標淡化領域有著較為豐富的實踐，以下的討論將對美國法院的做法給予更多的關注。
（一）主觀方麵
商標淡化作為商標侵權行為的一種，其構成要件中是否包括在後使用人的主觀過錯，需要對行為人的主觀方麵在一般侵權行為構成中的地位加以分析。
在美國的Mead Data案中，斯威特(Sweet)法官提出的判斷淡化的六標準中包含了在後商標使用人的掠奪意圖( predatory in-tent)，但適用這一標準的美國法院對掠奪意圖在淡化認定中的地位和作用都存在不同認識。一些法院認為掠奪意圖是構成淡化的一個要素( element)，另一些法院則認為其隻是一個考慮因素(fac-tor)，即認為掠奪意圖的存在有助於淡化的認定，但並不是淡化構成的必要條件。FTDA和TDRA的淡化定義中也均未包括在後使用人的主觀惡意。
歐盟一號指令禁止在後商標"沒有正當理由的使用"不公平地利用或損害在先的聲譽商標的顯著性或聲譽。從字麵上看，"沒有正當理由"似乎表明了對在後使用人主觀過錯的要求。但這一措辭究竟有多大實質意義即使在歐盟國家也遭到質疑。英國1994年修訂其《商標法》引入這一條款時，商標法案委員會帕斯頓( Peston)勳爵即對"沒有正當理由"一語感到困惑。他指出："我們應該問自己一個問題......即是否有人可以有正當理由地不公平利用（在先商標的顯著性或聲譽）。這就是問題所在。我想我們所有人都會認為這是荒謬的。""我希望委員會每一位成員都同意這一看法，即草案中的這一條款沒有什麼意義。"斯特拉克萊德( Strathclyde)勳爵對此回應道："我也希望避免在法案中出現任何看上去相互矛盾或愚蠢的內容。"但是，"我不想冒險改變一個在所有成員國都具有相同意義的條款的含義。"可見，英國立法者實際上也認識到一號指令中"沒有正當理由"這一措辭沒有什麼實質意義，隻是由於一號指令對所有成員國都有相同的約束力，而其他成員國又都接受了一號指令的措辭，英國不想冒險對這一條文的措辭作任何改變，以免造成對同一條款在理解上的分歧。有學者認為，一號指令中上述措辭可能隻是意在授予法官以自由裁量權，使其能夠對應予禁止的行為的範圍加以適當限製。筆者認為這一理解是可信的。根據這一理解，在後使用人的主觀惡意在歐盟也不是淡化行為的構成要件。